«ЧИСТОЕ  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ»  КАК  НАРУШЕНИЕ  ПРАВА  НА  ТОРГОВУЮ  МАРКУ  В  СУДЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ  США

Кононенко  Роман  Олегович

научный  сотрудник  АНО  «Северо-Кавказский  научно-исследовательский  институт  актуальных  проблем  современного  права»,  г.  Краснодар

E-mail:  ozik@pisem.net

Владельцы  торговых  марок  могут  утратить  свои  права  на  торговые  марки,  участвуя  в  «чистом  лицензировании»  и  неудаче  осуществления  контроля  за  качеством  по  использованию  лицензиатом  лицензированной  торговой  марки,  таким  образом,  что  торговая  марка  больше  не  символизирует  о  качестве  товара,  которое  потребитель  ожидает.  Таким  образом  «чистое  лицензирование»  расценивается  как  нарушение  права  на  торговую  марку.

Ключевыми  факторами,  позволяющими  определить  наличие  соответствующего  контроля  признаются: 

·     сохранил  ли  владелец  торговой  марки  право  по  осуществлению  контроля  качества  товара,  на  котором  размещается  лицензионная  торговая  марка; 

·     осуществлял  ли  владелец  торговой  марки  контроль  за  качеством;

·     был  ли  уверен  владелец  торговой  марки  в  поддержании  лицензиатом  качества  продукции,  на  которой  размещается  товарная  марка  [1,  с.  10;  2,  с.  6].

Так,  например,  решением  Девятого  Окружного  суда  от  24  ноября  2010  года,  вынесенным  по  делу  FreecycleSunnyvale  против  The  Freecycle  Network  №08-16382  [3],  было  установлено,  что  владелец  торговой  марки  участвовал  в  «чистом  лицензировании»,  будучи  не  в  состоянии  осуществлять  должный  контроль  за  соответствием  качества  продукции,  на  которой  членами  его  некоммерческой  организации  размещалась  товарная  марка.  На  основании  указанного  вывода  право  на  торговую  марку  было  признано  недействительным,  тем  самым  The  Freecycle  Network  лишился  своего  права  на  товарную  марку. 

В  указанном  гражданском  деле  судом  рассматривалось,  осуществлял  ли  владелец  товарной  марки  контроль  ее  использования  лицензиатом,  в  целях  предотвращения  «чистого  лицензирования». 

FreecycleSunnyvale  являлось  членом  The  Freecycle  Network,  некоммерческой  организации  занимающейся  переработкой  отходов  для  повторного  использования  известной  как  «freecycling».  В  целях  развития  «freecycling»  в  регионах  The  Freecycle  Network  положилась  на  интернет-группы,  созданные  местными  добровольцами.  The  Freecycle  Network  создала  свой  сайт  в  сети  Интернет,  который  содержал  руководящие  принципы  правил  участия,  положившись,  что  модераторы  групп  добровольцев  будут  использовать  указанные  принципы  и  политику  организации,  допуская  возможность  адаптивности  их  применения.  The  Freecycle  Network  также  принадлежали  права  на  три  торговых  марки.

FreecycleSunnyvale  была  образована,  не  являясь  осведомленной  о  The  Freecycle  Network  получив  их  руководящие  принципы  и  инструкции  от  одного  из  членов  The  Freecycle  Network.  В  последующем  FreecycleSunnyvale  запросило  у  The  Freecycle  Network  право  использования  их  логотипа,  что  последним  было  одобрено.  Единственным  предупреждением,  которое  получило  FreecycleSunnyvale  было  следующее:  «Вы  можете  использовать  наш  логотип  только  для  целей,  не  связанных  с  коммерческой  деятельностью  …  или  Вы  …  можете  сделать  свой  логотип».  Иных  правил,  либо  ограничений  использования  торговой  марки  The  Freecycle  Network  получено  не  было  [3].

В  последующем  The  Freecycle  Network  и  ее  членские  группы  решили,  что  все  объекты,  связанные  с  переработкой  будут  бесплатными,  свободными  и  подходящими  для  всех.  Впоследствии,  The  Freecycle  Network  направила  FreecycleSunnyvale  извещение  с  требованием  прекратить  нарушение  их  прав  на  логотип  и  торговую  марку.  В  связи  с  чем  FreecycleSunnyvale  обратилось  с  заявлением  в  Окружной  суд  Калифорнии  для  вынесения  решения  по  указанному  гражданскому  спору.  FreecycleSunnyvale  ходатайствовал  о  рассмотрении  дела  в  порядке  упрощенного  производства  чтобы  доказать,  что  The  Freecycle  Network  занималась  «чистым  лицензированием».  Окружной  суд  установил,  что  The  Freecycle  Network  было  не  в  состоянии  осуществлять  надлежащий  контроль  за  использованием  ее  торговых  марок  и  тем  самым  лишил  The  Freecycle  Network  исключительных  прав  на  ее  торговые  марки.  Девятый  окружной  суд  подтвердил,  что  деятельность  The  Freecycle  Network  подпадает  под  понятие  «чистого  лицензирования».

The  Freecycle  Network  признало,  что  точно  сформулированного  лицензионного  соглашения  с  FreecycleSunnyvale  у  нее  нет,  ввиду  чего  и  у  нее  не  было  и  определенных  прав  проверять  или  контролировать  FreecycleSunnyvale.  Однако  отсутствие  таких  прав  не  может  являться  решающим  свидетельством  об  отсутствии  права  на  осуществление  контроля.  Поскольку  лицензиар  мог  осуществлять  фактический  контроль  посредством  наблюдения  или  проверки. 

В  отношении  этого  факта  Девятый  окружной  суд  счет,  что  The  Freecycle  Network  было  не  способно  осуществлять  и  фактический  контроль.  Хоть  The  Freecycle  Network  и  определила  стандарт  «Бесплатный,  законный  и  подходящий  для  всех»,  однако  это  не  было  свидетельством,  что  она  обязывала  его  соблюдать.  Лицензиаты  The  Freecycle  Network  не  были  обязаны  принимать  указанный  стандарт.  Стандарт  не  информативен  в  плане  качества  услуг.  Неопределенные  правила  и  принципы,  исполняемые  каждой  членской  группой  по  своему,  не  являются  свидетельством,  что  The  Freecycle  Network  обеспечивала  контроль  использования  своих  торговых  марок.  Полное  отсутствие  контроля  качества  или  принуждения  следовать  стандарту  качества  подтверждает,  что  The  Freecycle  Network  осуществляла  «чистое  лицензирование»,  по  существу  отказавшись  от  прав  на  торговую  марку.

Суд  признал,  что  свободное  объединение  некоммерческих  организаций,  которые  разделяют  общие  цели,  может  способствовать  осуществлению  менее  строгого  контроля  за  уровнем  качества,  но  тем  не  менее  счел,  что  The  Freecycle  Network  была  не  в  состоянии  обеспечить  даже  минимальный  стандарт  качества.  Лицензиар  должен  осуществлять  контроль  за  его  лицензиатами,  что  The  Freecycle  Network  не  могло  быть  осуществлено.  Также  суд  признал,  что  в  то  время  как  лицензиар  может  положиться  на  стремление  его  лицензиата  обеспечить  качество,  они  должны  быть  в  тесных  рабочих  отношениях,  и  лицензиар  должен  располагать  некоторыми  другими  способами  контроля.  Между  The  Freecycle  Network  и  FreecycleSunnyvale  не  было  таких  отношений,  и  при  этом  лицензиар  не  сохранил  за  собой  право  осуществлять  контроль  за  лицензиатом.  На  основании  изложенного  Девятый  окружной  суд  пришел  к  выводу,  что  The  Freecycle  Network  занималась  «чистым  лицензированием»,  приводящим  к  конфискации  исключительных  прав  на  товарные  марки  [2,  с.  7].

Указанный  случай  поучителен  тем,  что  показывает,  какие  минимальные  уровни  контроля  качества  должны  соблюдаться  при  заключении  лицензионных  договоров  о  предоставлении  права  на  товарную  марку,  чтобы  избежать  чистого  лицензирования.  Также  этот  случай  иллюстрирует,  как  права  на  торговые  марки  могут  быть  оспорены,  и  показывает,  что  необходимо  предусматривать  владельцам  прав  на  торговые  марки  в  целях  последующего  обеспечения  защиты  прав  на  них.  На  основании  изложенного,  можно  сформулировать  следующие  рекомендации  для  правообладателей  прав  на  товарные  марки.

Во-первых,  необходимо  использовать  юридически  обязывающие  лицензионные  соглашения  о  предоставлении  прав  на  торговые  марки,  которые  содержат  положения  о  контроле  качества.  Как  минимум  эти  положения  должны  обязать  лицензиата  поддерживать  качество  товаров,  на  которых  размещается  лицензионная  торговая  марка,  и  должны  обеспечить  лицензиару  право  осуществлять  контроль  за  качеством  и  расторгнуть  лицензионное  соглашение,  в  случае  если  стандарты  качества  лицензиатом  не  соблюдаются.

Во-вторых,  лицензиар  должен,  когда  бы  ни  было  возможно,  осуществить  фактический  контроль  в  виде  проверки  или  наблюдения  по  использованию  торговой  марки  и  качеству  продукции  или  услуг,  на  которых  размещается  лицензионная  торговая  марка.

Список  литературы:

1. Daniel  M.  Klerman  Trademark  dilution,  search  costs,  and  naked  licensing  //  Law  and  economics  working  paper  series:  University  of  Southern  California  Law  School.  Paper  42.  2006.
2. Paul,  John  C.,  Kacedon,  D.  Brian,  Tull,  Susan  Y.  Loss  of  trademark  rights  from  naked  licensing  //  LES  Insights.  January  17.  2011.
3. FreecycleSunnyvale  v.  The  Freecycle  Network.  №08-16382.  9th  Cir.  Nov.  24,  2010.